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Jul 25, 2023

Assapora l'ingiunzione: finale sgradevole per il violatore di birilli

Casa | Blog sulla legge sulla cannabis | Assaggia l'ingiunzione: finale non dolce per il contraffattore di birilli Fred Rocafort Questo post scritto dall'avvocato di Harris Bricken Fred Rocafort è stato originariamente pubblicato il 20 luglio 2023

Casa | Blog sulla legge sulla cannabis | Assapora l'ingiunzione: finale sgradevole per il violatore di birilli

Fred Rocafort

Questo post scritto dall'avvocato di Harris Bricken Fred Rocafort è stato originariamente pubblicato il 20 luglio 2023 sul sito Web The Trademark Lawyer ed è ripubblicato qui con il loro permesso.

Candymaker Wrigley e Terphogz, LLC hanno raggiunto un accordo in una causa di alto profilo sull'uso da parte di Terphogz del marchio ZKITTLEZ su prodotti a base di cannabis e altri articoli come l'abbigliamento (WM. Wrigley Jr. Co. v. Terphogz, LLC, No. 21- CV-02357 (ND Ill. 3 luglio 2023)). Wrigley ha sostenuto che Terphogz ha violato i suoi marchi SKITTLES, incluso il suo slogan TASTE THE RAINBOW e il suo logo S. Come parte dell'accordo transattivo, Terphogz ha accettato di cessare immediatamente qualsiasi utilizzo dei marchi ZKITTLEZ, inclusi TAZTETEHZTRAINBRO, ZKITTLEZ HEMP e ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design.

Causa di Wrigley, depositata nel 2021, presunta violazione del marchio, falsa denominazione di origine, concorrenza sleale, diluizione del marchio ai sensi della legge federale e dell'Illinois e violazione del Federal Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act e dell'Illinois Uniform Deceptive Trade Practices Act. Nella causa sono state nominate anche cinque aziende che presumibilmente rivendevano prodotti recanti i marchi ZKITTLEZ. In conformità all'accordo tra le parti, il tribunale ha ingiunto a Terphogz di utilizzare i marchi ZKITTLEZ.

Questo caso è solo uno dei tanti che riguardano l'uso di famose marche di caramelle o snack su prodotti a base di cannabis. La Federal Trade Commission (FTC) e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense hanno recentemente emesso lettere congiunte di cessazione e desistenza a sei aziende “che commercializzano prodotti commestibili contenenti Delta-8 tetraidrocannabinolo (THC) in confezioni quasi identiche a quelle di molti snack e caramelle che mangiano i bambini, tra cui tortilla chips Doritos, snack al formaggio Cheetos e Nerds Candy" (Comunicato stampa, FTC, FTC invia lettere di cessazione e desistenza con la FDA alle aziende che vendono prodotti commestibili contenenti Delta-8 THC in imballaggi quasi identici agli alimenti I bambini mangiano, 5 luglio 2023). Nel 2022, il produttore di nerd Ferrara ha citato in giudizio Akimov LLC per l'uso dei marchi NERDS e TROLLI su prodotti correlati alla cannabis (Ferrara Candy Co. v. Akimov LLC, No. 22-CV-80768-RAR (SD Fla. 27 ottobre , 2022)). Come nel caso Wrigley, il tribunale ha ingiunto all'imputato di utilizzare i marchi di Ferrara.

Nonostante risultati simili, ci sono differenze significative tra i fatti di Wrigley e Ferrara. A Ferrara alcuni prodotti della convenuta presentavano marchi identici a quelli registrati da Ferrara. I prodotti di Akimov includevano "Anelli di mela THC-0" che mostravano in modo ben visibile il marchio TROLLI e una "Corda medicata per nerd". Al contrario, Terphogz non ha utilizzato alcun marchio SKITTLES sui propri prodotti. Inoltre, i prodotti contraffatti a Ferrara erano “caramelle al THC”; Terphogz non ha venduto caramelle alla cannabis (e nemmeno caramelle) recanti il ​​marchio ZKITTLEZ.

L'uso dei marchi NERDS e TROLLI da parte di Akimov presenta gravi rischi sia per Ferrara che per i consumatori. Per Ferrara, le vendite dei prodotti contraffatti potrebbero comportare perdite di ricavi e problemi di reputazione. Nel frattempo, esiste un chiaro potenziale di confusione da parte dei consumatori, soprattutto se si considera l'attrattiva che i prodotti originali Nerds e Trolli esercitano sui bambini. Come ha osservato Ferrara nella sua denuncia, secondo cui i suoi prodotti dolciari sono commercializzati "come un regalo divertente e piacevole per bambini di tutte le età", quindi "non condonerebbe né autorizzerebbe mai l'uso dei marchi Ferrara e del Trade Dress Ferrara in relazione a prodotti che potrebbero essere dannoso per i bambini”.

Wrigley d'altro canto presenta una situazione più sfumata. Sebbene l'allusione al marchio Skittles sia chiara, utilizzare un marchio di parole come ZKITTLEZ non equivale a utilizzare un marchio identico senza autorizzazione. Si può ragionevolmente sostenere che non esiste rischio di confusione tra SKITTLES e ZKITTLEZ. Infatti, l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha accolto la richiesta di Terphogz di registrare il marchio ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design (n. di serie della domanda 88703451) in relazione ad abbigliamento, nonostante la precedente registrazione da parte di Wrigley del marchio SKITTLES per abbigliamento (Wrigley da allora ha presentato opposizione alla registrazione del marchio di Terphogz presso il Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)).